Nieuczciwe praktyki w Chinach – jak się przed nimi ustrzec, aby nie stracić prawa do własnych znaków towarowych?

Z kolei nasycenie towarami rynku europejskiego powoduje, iż polscy przedsiębiorcy szukają nowych możliwości dla rozwoju swoich przedsiębiorstw, a rynki azjatyckie są atrakcyjnymi rynkami zbytu, zwłaszcza od momentu, gdy polskie firmy kosmetyczne podążają za obecnym trendem ECO, tak bardzo cenionym przez konsumentów azjatyckich.

Kradzież europejskich marek w Chinach

Coraz częstszą sytuacją, z którą muszą zmierzyć się nie tylko polscy producenci jest proceder przejmowania i rejestrowania znaków towarowych oraz domen przez podmioty chińskie, często niezwiązane z danym sektorem produktowym, a dokonującym rejestracji dla potencjalnego zysku w przyszłości przy odsprzedaży prawa, głównie do znaku towarowego czy domeny internetowej.

Wciąż świadomość wśród polskich producentów jest niedostateczna w zakresie ryzyka utraty swojej marki na rynku chińskim i konsekwencji, zwłaszcza finansowych z tym związanych, gdyż pokutuje przekonanie, że rejestracja znaku w EUIPO jako znaku unijnego daje pełną ochronę, a tak nie jest. Wielokrotnie zdarza się, iż przedsiębiorcy przed wprowadzeniem produktów na rynek chiński wystawiają swoje produkty na dużych targach w Chinach czy innych państwach azjatyckich, nie będąc świadomymi, iż już pierwszego dnia ich stoiska są dokładnie obfotografowane, aby kolejnego dnia zweryfikować bazy w Urzędzie Patentowym w Chinach i zgłosić te znaki, które jeszcze nie zostały zgłoszone.

Firmy, które decydują się na produkcję lub sprzedaż produktów w Chinach bez uprzedniej rejestracji swoich znaków towarowych mogą spotkać się z koniecznością wszczęcia długoletnich i kosztownych postępowań sądowych czy spornych w celu odzyskania swoich praw, a do tego czasu konieczne będzie wstrzymanie eksportu produktów na rynek chiński, a przy imporcie – zatrzymanie produktów na granicy.

Wyjątek OEM (Original Equipment Manufacturer)

W Chinach obowiązuje zasada „first to file”, czyli prawa własności intelektualnej są własnością tych, którzy zarejestrują je jako pierwsi. W związku z tym, nierzadko zdarza się, że chiński producent OEM wytwarza na zlecenie zagranicznych klientów produkty opatrzone znakiem towarowym, który został już zarejestrowany w Chinach przez inną osobę lub podmiot.

We wcześniejszych wyrokach (przed 2017 r., m.in. sprawa „Pretul”) dotyczących wyjątku OEM, sądy w Chinach uznały, że używanie znaku towarowego przez chińskich dostawców na towarach przeznaczonych wyłącznie na eksport, gdy towary te nie trafiają do obrotu gospodarczego w Chinach, nie spowoduje wprowadzenia w błąd konsumentów z Chin, a zatem nie dojdzie do naruszenia praw IP.

Niedawna jednak decyzja Najwyższego Sądu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej (Supreme People’s Court of the People’s Republic of China) w sprawie HONDA/ HONDAKit (2) zmieniła dotychczasową wykładnię prawa. Sąd w tej sprawie uznał, że produkcja oryginalnego sprzętu (OEM) na rynki eksportowe może stanowić naruszenie. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych decyzji, w których uznano, że produkcja OEM na rynki eksportowe poza Chinami nie stanowi naruszenia. Konsekwencją takiej decyzji będzie zapewne większa skłonność do składania pozwów przeciwko producentom OEM przez właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych w Chinach, nawet gdy takie prawo zostało nabyte poprzez zawłaszczenie przez chiński podmiotu znaku towarowego zagranicznej firmy, która nie zadbała o swoje prawa w Chinach. Oczywiste jest również, że każda administracja (np. celna, MSA lub policja) lub sąd cywilny wezwany do egzekwowania znaku towarowego będą mniej skłonne do stosowania ogólnego wyjątku OEM (3).

„Made in China 2025”

„Made in China 2025” to strategiczny plan, który został zainicjowany w 2015 roku w celu zmniejszenia zależności Chin od zagranicznych technologii i promowania chińskich producentów technologii na rynku globalnym. Pierwszy dziesięcioletni plan działania kraju skupia się na promowaniu produkcji. W planie zaproponowano trzyetapową strategię przekształcenia Chin w wiodącą potęgę produkcyjną do roku 2049, w którym przypada 100. rocznica założenia Chińskiej Republiki Ludowej (4). Jako priorytety określono dziewięć zadań, m.in. poprawę innowacyjności produkcji, integrację technologii i przemysłu, wzmocnienie bazy przemysłowej, wspieranie chińskich marek.

Pozostały zatem tylko 2 lata do zakończenia I fazy projektu „Made in China 2025” i silnego wzmocnienia pozycji Chin jako lidera m.in. w sektorze innowacyjności i praw własności przemysłowej. Te dwa lata to „ostatni dzwonek” dla zapewnienia ochrony swoich praw w Chinach, m.in. przez polskich producentów.

Apple przegrał batalię o znak IPHONE w Chinach

Bez rejestracji, właściciele znaków towarowych muszą polegać na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której zapisy są bardzo trudne do wyegzekwowania, a konsekwencją stają się długoletnie, kosztowne procesy cywilne. Jednym z takich przykładów jest przegrana sprawa Apple o znak towarowy IPhone do oznaczenia produktów, takich jak etui na tablety, telefony itp. Xintong Tiandi zarejestrował w Chinach w 2010 roku znak towarowy „IPHONE” i od tego czasu wprowadzado sprzedaży produkty opatrzone symbolem „R”. Apple, mimo podjęcia długoletniego procesu sądowego nie odzyskał znaku. Sąd Najwyższy w Chinach orzekł bowiem, że Apple nie udowodnił, że był znaną marką w Chinach w 2007 roku, kiedy to Xintong Tiandi złożył wniosek o znak towarowy „IPHONE”.

Łaciate, Łowickie, Mlekowita, Lubella – zarejestrowane przez firmy z Chin

Jednym z wielu przykładów jest także sprawa „Mlekpol”, znaku zarejestrowanego na rzecz firmy chińskiej. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” zgłosiła znak „Mlekpol” w 2017 roku i zgłoszenie to otrzymało odmowę udzielenia prawa ochronnego z uwagi na kolizję ze znakiem „Mlekpol”, zarejestrowanym od 2014 roku na rzecz chińskiej firmy Yu Dan Dan, która zdążyła zarejestrować znak Mlekpolu w 2014 roku (5). Rejestracja znaku na rzecz chińskiej firmy została ostatecznie unieważniona, tajemnicą pozostanie, jakie koszty musiała ponieść polska firma, aby odzyskać swój znak.

Tożsame przeszkody napotkali właściciele znaków Łaciate (Mlekopl), Łowickie (OSM Łowicz) i Lubella (Maspex), którzy przy próbie rejestracji swoich znaków towarowych w Chinach, otrzymali odmowy z Chińskiego Urzędu Patentowego właśnie z powodu rejestracji ich znaków na podmioty chińskie.

Używanie niezarejestrowanego znaku towarowego w Chinach może pociągać za sobą znaczne konsekwencje prawne, w tym odszkodowanie pieniężne, zajęcie towarów naruszających prawo, grzywny, nakazy sądowe. Biorąc pod uwagę te zagrożenia, przed rozpoczęciem importu czy eksportu na rynek chiński konieczne jest zarejestrowane swojego znaku towarowego czy też innych praw własności przemysłowej.

Znak towarowy – jaki znak wybrać? W języku łacińskim czy mandaryńskim (6)?

Odpowiedź jest prosta – oba. Często zdarza się, że przedsiębiorcy rejestrują wyłącznie znaki w wersji łacińskiej, używanej w Europie, podczas gdy widząc tę lukę, wersję chińską rejestrują firmy chińskie, co skutkuje blokadą produktu, gdy umieszczany na niej zostaje chiński odpowiedzi znaku pierwotnego. Taki przypadek dotyczył m.in. firmy New Balance, która przegrała sprawę dotyczącą znaku towarowego będącego chińskim odpowiednikiem New Balance – „新百伦” (Xin Bailun). Ponieważ firma New Balance również używała tej nazwy w odniesieniu do swoich chińskich towarów (bez rejestracji), Sąd w Guangzhou orzekł, że firma New Balance naruszyła prawa obywatela Chin i musiała zapłacić 98 mln RMB (około 13,5 mln EUR) odszkodowania, opublikować przeprosiny i zakazano jej używać chińskiej nazwy „新百伦”.

Jak wybrać poprawne tłumaczenie na język mandaryński?

Przy tworzeniu czy transliteracji znaku towarowego na język mandaryński najbardziej istotną i ważną kwestią w kulturze chińskiej jest używanie znaku, który niesie za sobą pozytywne konotacje znaczeniowe .. Dlatego też przeważnie nie dokonuje się tłumaczenia wyłącznie brzmieniowego, chociaż takie praktyki też mają miejsce, np. Sony: 索尼 (wymowa: suǒ ní) czy ARMANI: 阿玛尼 (wymowa: ā mǎ ní). W większości jednak przypadków, podczas współpracy z tłumaczami w Chinach, którzy specjalizują się w odpowiednich transliteracjach, tłumacz zapoznaje się z ideą firmy i przeznaczeniem produktu. Dobierają taki zapis mandaryński, aby był on dobrze odbierany przez chińskich konsumentów i aby oddawał zamysł i ideę firmy.

L’Oreal zarejestrował swój znak towarowy w języku mandaryńskim według zasady dobrych skojarzeń – 欧莱雅 (wymowa: ōu láiyǎ). Pierwszy znak informuje o europejskim pochodzeniu marki, drugi nawiązuje do roślin, a trzeci odnosi się do gustu i elegancji (7).

Dialekty różnią się między sobą często tylko akcentowaniem danego słowa. Język mandaryński ma wiele homofonów – taki sam piktogram może być przedstawiany za pomocną różnych znaków i w zależności od zapisu mieć różne znaczenia. Na przykład „San” w zależności od akcentu oznacza parasolkę, nóż lub rozstać się. Należy także mieć na uwadze, że ważna jest konsultacja elementu graficznego danego oznaczenia – nie wszystko, co w kulturze europejskiej wydaje pozytywne, ma takie samo znaczenie dla innych kultur.